Ai domini le regole del marchio

dott.ssa  Barbara Milillo

1. Domain Names: Aspetti tecnici e giuridici

La presenza delle imprese su Internet prende delle forme diverse che vanno dalla semplice presenza mediatica (presentazione delle sue attività, dei suoi prodotti..etc…) a una finalità di tipo informatico e documentale (accesso a delle informazioni di natura scientifica, finanziaria, giuridica).

La decisione di una società di rendersi visibile su Internet deve dunque essere preceduta da una riflessione sulla sua strategia globale, deve cioè rispondere a degli obiettivi precisi. Non soltanto deve decidere quali sono le informazioni che deve rendere disponibili in rete ma anche valutare le infrastrutture necessarie alla diffusione del server scelto, le modalità di sviluppo del proprio sito oltre che tutti gli adempimenti legali ed amministrativi necessari all’uopo.

Quelle descritte sono tappe necessarie ma non sufficienti per la sua presenza in rete.

Deve infatti rendersi visibile e rintracciabile domandando la creazione di un Domain Name che deve essere registrato presso l’autorità competente.

Normalmente, una società sceglierà come Domain Name il proprio marchio o la propria insegna commerciale per facilitare l’accesso al suo sito e per attirare i clienti. L’interesse per i DN è aumentato soprattutto a causa dell’aumento delle attività commerciali on line.

Questa scelta operata da un numero indefinibile di imprese, non è esente da discussione, in quanto, quando si parla di Internet si deve far riferimento alle sue dimensioni mondiali che moltiplicano i rischi di possibili conflitti tra DN e altri segni distintivi, quali i marchi e le denominazioni sociali delle imprese.

 In Italia, come in Francia, la Giurisprudenza  (sebbene vi siano pronunce che si discostino) ha, nella maggior parte dei casi, assimilato la nozione di DN a quella dei marchi.

Tale assimilazione talvolta esclusa, è stata talvolta portata fino alle estreme conseguenze, come dimostra il caso francese del sito Jeboicottedanone.com., e merita pertanto, di essere discussa.

A questo punto è utile richiamare brevemente i concetti di dominio e di marchio.

Ogni computer connesso ad Internet ha un indirizzo IP (Internet Protocol) costituito da un numero a trentadue bit.

Per semplicità a questo numero viene fatto corrispondere un nome (domain name). Attraverso tale operazione i siti internet possono essere individuati e riconosciuti.

Il domain name è costituito da una parte "individualizzante" scelta dall’utente (SDL Second Level Domain) e da una abbreviazione (TLD Top Level Domain) che ne descrive il tipo (per es.: com., net., org. ) oppure lo stato di appartenenza (per es. it per Italia, fr per la Francia, e così via).

Ad un dato indirizzo, pertanto, corrisponde la titolarità di un unico soggetto.

Il nome viene assegnato dalla autorità preposta sulla base di un controllo circa la eventuale preesistenza di un identico dominio (first come, first served).

Per quel che riguarda il marchio, esso ha la funzione di distinguere un prodotto da un altro, in modo da consentire ai terzi di individuare con precisione un prodotto attraverso una immagine o una denominazione. Il marchio deve essere veritiero e possedere i requisiti di originalità e novità, così come è previsto per gli altri segni distintivi dell’impresa.

La registrazione del marchio può essere richiesta all’Ufficio Italiano dei Brevetti e Marchi. Essa dà diritto alla utilizzazione esclusiva da parte del titolare per dieci anni ed è rinnovabile.

La tutela viene accordata al soggetto titolare che abbia per primo ottenuto la registrazione del marchio.

Da quanto detto appare evidente che, così come non è possibile l’utilizzo abusivo da parte di terzi di un marchio registrato per individuare un prodotto o un servizio identico o affine, allo stesso modo non possono esistere due siti con uguale denominazione (dominio). Ciò non esclude però la possibilità che si determinino situazioni di conflitto fra domini internet e marchi registrati.

La normativa italiana non tutela espressamente il marchio registrato contro l’utilizzazione di terzi come dominio, ma afferma il più generale principio del diritto all’uso esclusivo del marchio da parte del suo titolare che si traduce nella potestà del titolare di vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile.

2. DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE

Nel sempre più inevitabile e problematico rapporto tra internet e diritto, per comprendere il dibattito giurisprudenziale in atto, sembrano molto interessanti alcune recentissime pronunce giurisprudenziali sullo "scottante" tema dei domini.

Il Tribunale di Milano, adito dalla Bancalavoro.com s.r.l. contro la Jobber s.r.l., ha ritenuto in via cautelare (provvedimento in data 3 febbraio 2000) di estendere la tutela di cui all’art.1 del R.D. 21 giugno 1942 n.929 (c.d. "legge marchi") al marchio registrato dalla ricorrente anche rispetto all’utilizzazione da parte di terzi come nome a dominio internet.

I giudici hanno dunque applicato lo strumento giuridico ordinario della normativa in tema di marchio per la risoluzione di una problematica connessa all’utilizzo di Internet, in assenza di una disciplina specifica al riguardo.

Nel caso in questione, il Tribunale di Milano ha ritenuto di accordare la tutela prevista dalla legge sul marchio anche nel caso di utilizzazione abusiva della denominazione nell’ambito dei domini internet.

I giudici hanno ritenuto che il marchio, pur essendo in questo caso "debole" (vale a dire costituito da parole comuni con lievi modifiche identificative: "Bancalavoro"), fosse comunque meritevole di tutela, ravvisando nell’unione delle due parole un elemento di novità.

Conformemente all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che sembra oggi prevalere, è stato dunque ritenuto che la differenza del solo TLD ("net" anziché "com") non fosse sufficiente a distinguere il domain name ("Bancalavoro.net") dal marchio già registrato ("Bancalavoro"), dovendosi identificare il "cuore" del segno distintivo nel nome (Second Level Name) e non nel TLD.

Sulla stessa linea interpretativa del Tribunale di Milano si pone una interessante ordinanza del Tribunale di Roma del 9 marzo 2000 chiamato a pronunciarsi, sempre in via cautelare, sul ricorso di una società italiana al fine di inibire ad una impresa statunitense l’uso della propria denominazione (già registrata come marchio), quale dominio internet.

Anche il giudice di Roma ha preliminarmente ritenuto applicabile la tutela ordinaria del marchio alla materia dei Domain Names.

Nel caso concreto, tuttavia, non sono stati ravvisati i presupposti perché potesse inibirsi l’uso della denominazione da parte del secondo titolare, dal momento che l’attività imprenditoriale e la rete commerciale di quest’ultimo avevano sede negli USA e per tale circostanza non si sarebbe ingenerata confusione nel pubblico.

In questa prospettiva è una decisione cautelare del Tribunale di Milano che ha accolto la domanda di un'agenzia di viaggi che lamentava la contraffazione del proprio marchio (Amadeus) da parte di un provider che aveva adottato il medesimo segno come d/n e come marchio del servizio informatica prestato, valorizzando il fatto che dal sito fosse« ... possibile accedere (anche) a servizi di prenotazione viaggi e di soggiorni turistici ...» e ricavandone la conclusione che vi fosse« ... un aspetto di parziale identità o comunque di affinità tra le rispettive attività commerciali». La motivazione, declinata in termini di affinità tra l'attività del provider (tal Logica s.r.l. che, a quanto è dato capire, metteva a disposizione un elenco [o directory] di indirizzi di siti, operava come un motore di ricerca) e quella del titolare del marchio di servizi di tour operator, è impropria; appropriata sembra invece la tutela inibitoria ottenuta, se si tiene conto della consultazione reticolare dei contenuti dello spazio telematico e dell'attività congetturale che governa la navigazione dell'utente: il segno« Amadeus» provocando, invero, un potenziale sviamento di clientela e, comunque, un indebito vantaggio per i siti visitati grazie al linking imputabile al provider. Opportunamente, infatti, in sede di reclamo, il Tribunale milanese riformò l'inibitoria cautelare concessa, circoscrivendola al settore turistico e chiarendo che« si tratta ... di precludere l'accesso, attraverso il sito "Amaedeus.it", a servizi di prenotazione e turistici in genere ed alla correlative informazioni telematiche ...» e non già di impedire ogni utilizzazione del sito «Amadeus» come d/n e come marchio da parte della convenuta .

Nella medesima direzione si è orientato il Tribunale di Genova in un caso nel quale una agenzia immobiliare, corrente sotto il nome commerciale«altavista», aveva, tramite il provider ABX Sistemi s.r.l., aperto un sito nel quale usava «altavista» come d/n (« altavista.it») e come marchio. Nel resistere alla domanda cautelare di una società italiana licenziataria del marchio« Altavista», distintivo di un notissimo motore di ricerca (« altavista.com»), l'agenzia enfatizzava la distanza merceologica tra i servizi propri e del motore di ricerca. Il Tribunale, in sede di reclamo, correttamente rileva che « ... l'accesso a motori di ricerca avviene attraverso l'indirizzo informatico che ciascuno di essi è scelto ... e che il numero di utenti che visitato ogni singolo motore e dunque il suo valore commerciale come veicolo pubblicitario viene determinato sulla base dei numero dei collegamenti che si sono realizzati in un dato periodo di riferimento ..... Se è vero che l'utilizzo [da parte della società convenuta] della denominazione "altavista" non impedisce agli utenti ... di uscire dal sito "altavista.it" per posizionarsi sul motore di ricerca digitando l'indirizzo "wwv.,.altavista.com"... ciò non ... è di poco conto, avuto riguardo alle conseguenze che l'imposizione di un simile "passaggio" determina. Non si tratta solo di frapporre un ostacolo e rallentare l'accesso diretto al motore di ricerca: l'induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome "altavista".... ha come conseguenza immediata quella di "catturare" nel sito a lei intestato utenti diretti verso il motore di ricerca omonimo, con ciò stesso realizzando la diffusione dei messaggi pubblicitari contenuti nella pagina ed accreditando[le] presso gli operatori commerciali una potenzialità diffusiva degli stessi che altrimenti sarebbe del tutto estranea alla reclamante [il provider che si sarebbe reso intermediario nell'apertura del sito dell'agenzia immobiliare,]».

Con una suggestiva provocazione, il Tribunale conclude dicendo che le parti in lite erano concorrenti sul mercato della pubblicità su Internet.

In definitiva, mi sembra possibile affermare che la privativa per marchio in ambiente telematico non è da commisurarsi ai beni ed ai servizi trattati dal titolare della privativa (principio di specialità in senso tradizionale); tenuto conto del linkimg (delle sue varianti: framing; e dei suoi strumenti: metatags), la privativa può essere rivendicata contro ogni uso di segni uguali o simili come marchí suscettibile di arrecare un«indebito vantaggio» all'utente e/o a terzi ovvero un«pregiudizio» a chi ne è intestatatario, indipendentemente dai beni o dai servizi offerti dall'utente e/o dai terzi .

Questa conclusione implica un caveat applicativo che deve esplicitarsi: la privativa rende illecito l'uso altrui solo nei limiti del vantaggio indebitamente procurato o del pregiudizio arrecato, sicché il rimedio deve essere congruo ad un illecito che, come quello commesso nel«cyberspazio», dipende dalle caratteristiche dell'ambiente (dall'espolorazione reticolare, governata da congetture e resa possibile dal linking) e quindi concretizzarsi, a seconda dei casi,, nella interdizione dell'uso del marchio in rete o nella interdizione di uno o più links, di quelli che generano il vantaggio indebito o pregiudicano il titolare del marchio di cui si tratta.

Si aggiunga che, nel valutare l'illiceità, bisognerà non fermarsi all'agganciamento telematico; bensì valutare come questo si realizzi, se, in particolare. chi abbia interesse ad agganciarsi adotti cautele verbali o grafiche tali da neutralizzare congetture esplorative che« indebitamente» profittino ai titolari di altri marchi o li pregiudichino .

Concludendo sul punto dirò che al« ... principio secondo cui il titolare di un marchio .... non può pretendere in Internet una tutela più ampia di quella che gli sarebbe riconosciuta al di fuori di Internet»  deve prestarsi un'ottemperanza che sia sempre funzionalmente vigile. La« compatibilità con le, esigenze della rete» - della quale pure si parla correntemente - funga, voglio dire, non già da clausola, di stile, bensì da Invito a inventariale ed a ponderare gli interessi all'uso esclusivo del segno in un ambiente radicalmente nuovo, in cui i consumatori non sono padroni del proprio sguardo su oggetti materiali esposti in uno spazio fisico o in spazi fisici consecutivi sulla linea del tempo; ma si imbattono in oggetti che altri ha collocato in un reticolo immateriale nel quale l'unica bussola - ma spesso insufficiente (si pensi al metatagging, del quale siamo completamente servi) - è un'attività intellettuale di tipo congetturale. Ed è a questa percezione tutta nuova delle offerte e dei segni distintivi loro correlati che, probabilmente, allude l'estensore della citata. ordinanza del Tribunale di Firenze quando scrive che« ... non si digita un nome sulla form del browser di navigazione per arrivare ad ogni sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto...»

 Una recente decisione del Tribunale di Firenze (29/6/2000)  nega  invece l’esistenza, nell’ordinamento italiano, di un diritto a registrare il domain name corrispondente al proprio marchio, riconoscendo come unico criterio per l’assegnazione dei nomi a dominio il principio "first come, first served".

Riprendendo nei contenuti una decisione del Tribunale di Bari del lontano 1996, il Tribunale di Firenze, con ordinanza 29 giugno 2000 (Sabena S.A. // A&A), ha assimilato il nome a dominio a un mero indirizzo più che ad un segno identificativo di un soggetto.

Questo assunto ha come conseguenza, di grande rilievo pratico, che non potrebbe porsi per esso un problema di violazione del marchio d’impresa.

(Nel caso in specie, la N.V. Sabena S.A., con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Brussels, ha chiesto provvedimento cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, n. 929.

Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale ''Sabena'', registrato l'08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 1999 e l'inizio dell'anno successivo, deciso di pubblicizzare e commercializzare i propri servizi in Italia anche attraverso un sito internet, realizzato appositamente per l'utenza italiana. . Fra le regole adottare dalla Naming Aythority italiana figura il principio first come, first served, per effetto del quale un determinato domain name può essere registrato a nome di un unico soggetto, che ne diventa detentore esclusivo, e viene assegnato in base alla priorità cronologica della richiesta. Principio derivante in modo necessario dallo stesso protocollo di comunicazione utilizzato da internet, basato su una sequenza numerica univoca (IP number) tale da rendere possibile l'identificazione e l'accesso del computer cui sia assegnato un determinato IP number alla generalità di tutti gli altri computer connessi in rete. Per agevolare l'utilizzo della rete, la navigazione, all'IP number è stato affiancato un altro sistema, il DSN (Domain name System), basato sulle lettere dell'alfabeto con le quali possono essere composte parole anche di senso compiuto, quali nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, imprese, ecc.. In applicazione del principio first come, first served, la Registration Authority italiana rigettava la domanda di registrazione del nome formulata dalla ricorrente per attivare il proprio sito internet, in quanto il nome a dominio www.sabena.it risultava già essere stato assegnato in data 26/01/2000, alla agenzia A&A di Castellani Alessio. Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta l'uso in qualsiasi forma, anche sulla rete internet, del marchio ''Sabena'', vietando l'utilizzazione del nome di dominio internet www.sabena.it; che le venisse ordinato di rinunciare all'assegnazione del domain name www.sabena.it, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; in subordine, o nel caso di mancata spontanea ottemperanza, ordinare alla Registration Authority italiana di revocare l'assegnazione del domain name www.sabena.it alla Agenzia A&A di Castellani Alessio e registrarlo a nome della ricorrente.

Inaudita altera parte veniva emesso decreto con cui si inibiva a Castellani Alessio l'utilizzo del nome di dominio da lui registrato www.sabena.it.

Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è lo stabilire se esista nell'ordinamento italiano il diritto di registrare un domain name corrispondente al proprio marchio, così tutelandolo, pretermettendo ed estromettendo chi abbia già validamente registrato quello stesso domain name in precedenza. Le norme di internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di contenuto strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha ricordato la regola dell'unicità del dominio ed il principio, adottato dalle Autorità che provvedono alla registrazione dei nomi a dominio, del first come, first served. Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la produzione e presentazione di pagine o siti sul web non sfugga a regole dell 'ordinamento giuridico generale, relative per es. all'ordine pubblico o al buon costume, salve, naturalmente, le enormi difficoltà di attuazione ed esecuzione di qualunque tutela, data la caratteristica costitutiva di internazionalità della rete. Siti inneggianti al nazismo, per esempio, ben potrebbero essere considerati contrari all'ordine pubblico e conseguentemente sanzionati. Ma, come si vede, ne deriverebbe esclusivamente una questione di contenuti di un determinato sito web. Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso domain name, traduzione in qualche modo testuale dell'IP number, come parte di una sfera individuale tutelabile ovvero sanzionabile e, in ogni caso, giuridicamente rilevante. Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in effetti che tale debba essere considerata la registrazione di un dominio, ritenendo conseguentemente applicabile la legge sui marchi, anche in sede di cautela. La dottrina, tuttavia, ha di gran lunga prevalentemente esaminato la questione partendo dalle posizioni della tutela del marchio nel diritto industriale, dalle posizioni di impresa. La domanda che più frequentemente risulta dai contributi presenti sullo steso web è: come può essere tutelato il marchio anche su internet? E si è data una risposta nel senso che sia possibile considerare il domain name parte integrante fra gli elementi individuativi della persona, parte del patrimonio personalitario. Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più che insolito, strano, curioso o bizzarro che Registration Authority e Naming Authority, gli organismi che consentono a internet di esistere e svilupparsi, considerino invece il domain name alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche. L'elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere semplicemente obliterato. Il domain name è l'indirizzo internet di un computer collegato alla rete. Le pagine del sito internet prodotte dal soggetto che utilizza quel computer esporranno al pubblico l'attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on line, esibiranno la sua denominazione. Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di potersi far raggiungere dall'utente-cliente digitando direttamente un nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. L'utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un 'infinità di casi, fra dominio e marchio o denominazione d'impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi. L'utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un'impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che dal domain name. E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in una infinità di casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it), dell'Istituto di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma (www.bancaroma.it), così come si può constatare dalle stampe che seguono. In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, consce delle possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l'utenza. Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già presentati al Parlamento. Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice è convinto, in sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi. È d'altra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva dimensione non sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta perplessità in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Non si digita un nome sulla form del browser di navigazione per arrivare ad ogni sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né si può pretendere che la rete sia o che diventi così, date le sue proprie caratteristiche di unicità del dominio ed il conseguente principio first come, first served per la registrazione del domain name, che non è qui in discussione. Soprattutto il processo di reperimento del sito non si può pretendere che sia sempre e necessariamente diretto dall'esterno rispetto all'utente, cioè dalle imprese che riuscissero, in ipotesi, tutte quante a registrare il dominio corrispondente al proprio marchio. Il fumus non sussiste, il ricorso dovrà essere rigettato, l'inibitoria concessa revocata ed il ricorrente condannato alle spese processuali.

Nella motivazione di questo provvedimento si legge che nei confronti del Domain Name Sistem, "in quanto mezzo operativo e tecnologico, non può porsi un problema di violazione di marchio d’impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi".

Il giudice fiorentino arriva ad affermare che, "mediante il Domain Name (…) si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona".

"In sostanza - continua il Tribunale -, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, consce delle possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri sito e/o servizi comunque utili per l’utenza".

L’interpretazione estensiva della disciplina del marchio dimostra come la giurisprudenza stia tentando di fornire un plausibile orientamento per gli operatori. Non può non registrarsi, comunque, una certa confusione determinata dalla carenza di regole che rendano certa la disciplina dei domini e, più in generale, di tutto il nuovo "universo internet".

In dottrina si sono levate critiche contro questa posizione, ma esse sono ben presto “rientrate”, anche perché tale statuizione costituiva pur sempre decisione isolata, in aperto contrasto con l’orientamento della giurisprudenza sul punto (il quale – lo ricordo per inciso – non dubita dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi).

Qualche mese più tardi altra pronuncia, sempre del medesimo Tribunale (Trib. Firenze, Sez. Distaccata di Empoli, ord. 13 novembre 2000: Blaupunkt // Nessos Italia S.r.l.), ha sostanzialmente riproposto l’abnorme principio poc’anzi ricordato.
In particolare, quest’ultima decisione ribadisce l’assenza di un carattere distintivo del dominio Internet, ritenendo che esso debba essere valutato unicamente sulla base delle regole di Naming.
Larga parte della dottrina ha subito mostrato il suo disappunto nei confronti di questa impostazione giurisprudenziale, definita una visione riduttiva del fenomeno dei nomi a dominio, la quale non riesce a scorgere la reale funzione che questi svolgono, soprattutto nel caso di soggetti imprenditori.

Internet – si è in altre parole fatto notare – non è solo un sistema di interconnessione di computer in cui circolano informazioni. Esso è invece anche un immenso “mercato virtuale”in cui è possibile mettere a disposizione degli utenti i propri beni o servizi: il dominio assurge, pertanto, ad elemento distintivo atipico dell’imprenditore che opera nella rete.
Anch’io mi associo a questa considerazione, ma tento di andare oltre. E di spiegare che le conclusioni cui giungono le decisioni fiorentine non sono persuasive anche perché partono da premesse errate, pure da un punto di vista tecnico.
Contrariamente a quanto asserito in tali pronunce, ritengo, infatti, che il domain name non sia un indirizzo Internet.
L’indirizzo che identifica il singolo sito web è il numero I.P., mentre il nome a dominio è solo la scelta “convenzionale” – “di comodo” direi – che usiamo per memorizzare e ricercare più facilmente tale numero I.P.

Mi spiego con un esempio, che spero possa chiarire quanto vado dicendo: il nome a dominio svolge la stessa funzione che otteniamo quando inseriamo nel nostro telefono cellulare il numero telefonico di amici e conoscenti, memorizzandoli e richiamandoli per nome – o soprannome – in modo tale che l’apparecchio vada automaticamente a comporre il numero corrispondente al nome che abbiamo immesso.

In quest’esempio credo che nessuno possa negare che il vero recapito è il numero di telefono, rappresentando il nome – o soprannome – ad esso associato una mera scelta convenzionale che ne facilita la ricerca. Qualcosa di simile accade con il domain name, che ha la funzione di tradurre una parola di senso compiuto, liberamente scelta dall’utente, nel corrispondente numero I.P.

Di conseguenza, ritengo che la conclusione cui pervengono le decisioni fiorentine sopra citate (assimilazione domain name - indirizzo) non sia condivisibile.

Proprio in tema di domini si segnala il disegno di legge governativo n. 4594, attualmente al vaglio della Commissione Giustizia del Senato.

L’iniziativa legislativa, che prevede l’istituzione di una Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, mira a disciplinare l’utilizzazione dei domini internet, assicurando il rispetto delle disposizioni che regolano in generale l’uso dei nomi e dei marchi. E’ previsto il divieto, per il soggetto non legittimato, di utilizzazione come nomi a dominio di: marchi o altri segni distintivi dell’impresa o di opere d’ingegno; di nomi propri di persone fisiche o giuridiche; di nomi di istituzioni o enti pubblici o località geografiche; nomi di genere utilizzati a fini di lucro; nomi che creano confusione o inganno anche attraverso l’uso di una lingua straniera.

Durante il convegno tenutosi a Padova l’8 giugno 2001,l’Avv. Franco Zumerle del Foro di Verona, il quale nella sua veste di membro della Naming Authority ha spiegato le ragioni dell’esistenza di regole sui nomi a dominio e di questo organo nazionale costituito nel 1994: ciò è derivato dall’urgente necessità di disciplinare ciò che prima era solo appartenente ad una ristretta cerchia, ad una casta di persone. In altre parole tale istituzione ha il preciso scopo e merito di democratizzare la struttura tecnica della rete evitando il sorgere si qualsiasi attività di lobby.

Oggi parlare di nomi a dominio sta divenendo sempre più familiare, ma i nomi a dominio, nascendo da una risorsa numerica che deve essere identificata, posseggono una struttura di indirizzo che è stata esaminata.
Dopo avere illustrato come i nomi a dominio di primo livello siano di due tipi, geografici (.it - .fr - .tv) e generici (.com- .net. - .org), l’Avv. Zumarle ha annunciato agli astanti come dalla seconda metà del 2000 esiteranno nuovi domini: .aero - .biz - .coop - .museum - .name - .pro. Fatto il punto  sui numeri inerenti allo stato attuale della registrazione italiana dei nomi a dominio e sulla struttura della Naming Authority del nostro paese il relatore ha segnalato quale strumento per la verifica dell’esistenza di un nome a dominio il sito www.2.nic.it/maintainer/nic.html, alla stregua di una “visura camerale” del dominio. Concludendo è stato detto che il futuro del nome a dominio è la Directory Service che, evoluzione di quest’ultimo, si presenta come un database ove vengono linkate tutte le pubbliche utilità, come una “greed”, ossia una graticola di connessioni e informazioni.

E’ infine emerso attraverso un analisi del nostro ordinamento come oggigiorno la tutela del nome a dominio è stato assoggettata alle norme del diritto al nome, del marchio, dei segni distintivi, nonché del diritto d’autore.
Per concludere l’Avv. Laura Turini del Foro di Pisa, in qualità di ente conduttore per la Naming Authority ha illustrato la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio mediante il ricorso al cd. M.A.P. , ossia la procedura volta a verificare se i proprietari possano o meno conservare il proprio nome a dominio. In caso di conflitto infatti alternativi ad un giudizio ordinario che conduce all’inibizione dell’uso del sito, si propongono l’arbitrato e la M.A.P., quest’ultima procedura di natura amministrativa, gestita da enti conduttori, ossia organi abilitati alla riassegnazione di un nome a dominio, soprattutto in caso di cybersquatting.

3. Il caso francese  “jeboicottedanone”: tra tutela del marchio e libertà di espressione.

Il quadro fin qui delineato ripropone in tutti i suoi aspetti il dibattito sviluppatosi in Francia circa l’applicabilità della tutela prevista per i segni distintivi di impresa ai domain names.

Da molti anni la giurisprudenza francese non esita ad applicare tale disciplina all’ambito dei d/n secondo il principio dell’unitarietà dei segni distintivi.

Il Tribunale di Grande Istanza di Parigi, il 14 maggio 2001, ha emesso un’ordinanza di condanna per gli ideatori del sito in questione (confermata da sentenza il 4/7/2001).

Il Reseau Voltaire, che ha ideato il sito, ha invocato l’intangibilità e la prevalenza della libertà di espressione sul diritto dei marchi, nonché l’assenza di una manifesta contraffazione nell’uso fatto del marchio Danone per denunciare la politica sociale e la decisione del gruppo industriale di chiudere delle fabbriche e di licenziare del personale.

Il giudice,  premettendo che ogni libertà ha per corollario una responsabilità nel momento in cui non viene esercitata nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, non ha ritenuto censurabile l’utilizzazione del marchio Danone nel domain name, in quanto questa utilizzazione non soltanto è necessaria per indicare la destinazione del  sito polemico ma, associata al termine “ioboicotto” non può indurre in errore il pubblico circa l’origine dei servizi offerti.

Quello che è censurabile è l’utilizzo, nelle pagine del sito, delle riproduzioni dei marchi figurativi rappresentanti il celebre esagono turchese, con la semplice aggiunta di “jeboicotte” (io boicotto) al di sopra del marchio Danone. Tale riproduzione, non è stata ritenuta necessaria per l’esercizio della libertà di espressione, costituendo così una pura e semplice contraffazione del marchio non autorizzata. Non esiste dunque una libertà di espressione che si concretizzi in rappresentazione grafica dei marchi. Mentre l’uso del celebre marchio non è censurabile, benché presente ne d/n, quello della sua rappresentazione grafica nelle pagine web si.

E’ la prima volta che un simile distinguo è utilizzato dai giudici. Ci si chiede dove sia finita la teoria dell’unità dei segni distintivi, sempre sostenuta dalla giurisprudenza francese con grande tenacia. Questo caso, ancor più delicato, in quanto delle libertà costituzionali sono in gioco, ha sconvolto l’opinione pubblica. Persino alcuni politici sono intervenuti in difesa della libertà di espressione e della democrazia da un attacco posto in essere da una società di intelligenza informatica (artificiale). “Libertà di espressione quindi ovunque, ma non su Internet” hanno ribadito gli autori del sito. Il dibattito resta aperto, si tratta solo di trovare una soluzione positiva che possa infine tener conto dell’inevitabile adattamento delle regole giuridiche preesistenti alle caratteristiche e alle dimensioni globali di Internet.